FRAUS OMNIA CORRUMPIT?

FRAUS OMNIA CORRUMPIT?

Pechino, 01 giu. - E' ben noto come in Cina, nonostante i passi da gigante voluti dal governo negli ultimi dieci anni in tema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, sia ancora complesso ottenere una efficace protezione per marchi, design e brevetti.

 

E' il caso di ricordare che la protezione di tali diritti è attivabile solo ove tali diritti siano stati debitamente registrati presso le competenti amministrazioni cinesi. In assenza di registrazione ,infatti, non sarà possibile ottenere protezione alcuna.

 

Nel caso dei marchi, la Cina segue il principio del cosiddetto "first-to-file", riconoscendo un diritto alla registrazione al primo che deposita la domanda (salvo i diritti di anteriorità previsti dai trattati internazionali).  Inoltre, è possibile richiedere la cancellazione (entro cinque anni dalla data di registrazione) di un marchio ove questo sia simile a un marchio noto; quando tale registrazione sia stata effettuata a nome dell'agente incaricato della registrazione per conto terzi; quando sia stata svolta con 'unfair means'; quando oppure il marchio non sia stato utilizzato per alcuni anni. I titolari di marchi noti – e così classificati in base alla disciplina cinese - possono invece chiedere la cancellazione del loro marchio registrato in Cina da terzi in mala fede senza essere soggetti al termine dei cinque anni.

 

Ma quali sarebbero le registrazioni con 'unfair means' o in mala fede?  Aldilà delle rarissime cancellazioni ex officio, e delle indicazioni della Suprema Corte in relazione ai marchi che hanno già acquisito una certa influenza sul mercato in Cina, pur non essendo ancora 'noti', mediante vendita di prodotto o pubblicità del medesimo, il classico caso di malafede è quello del distributore/agente che distribuisce in Cina il prodotto e registra a proprio nome il marchio della casa produttrice. Altra situazione tipica è quella della società di 'servizi' che registra marchi in serie, per poi rivenderli  a terzi – spesso anche ai legittimi proprietari-. In tali situazioni, è possibile dimostrare la mala fede del registrante, e chiedere la cancellazione della registrazione, oppure richiedere la cancellazione per mancato uso, a seconda dei casi.

 

Diverso è il caso in cui, come spesso capita, il registrante sia una società cinese che opera nel medesimo settore del proprietario 'internazionale' del marchio, lo utilizzi e non abbia rapporti pregressi con il proprietario, eppure abbia effettuato la registrazione in mala fede, perché il marchio registrato appartiene ad altra società ed è noto nel settore a livello internazionale, ma non è stato ancora registrato in Cina. Il proprietario internazionale non ha al momento a disposizione strumenti giuridici per tutelarsi dal cosiddetto "bad faith highjacking".

 

L'unica strategia è quella di operare con registrazioni preventive, anche se al momento non si desidera approcciare il mercato cinese, avendo cura di considerare la possibilità che la propria registrazione venga comunque cancellata per mancato uso.

 

Almeno fino a quando, e se, la modifiche della legge marchi saranno emanate in Cina: la bozza in discussione infatti prevederebbe il presupposto della buona fede per la registrazione del marchio, che potrebbe essere utilizzato dalla giurisprudenza cinese per individuare ulteriori casi nei quali sia possible richiedere la cancellazione di una registrazione operata da terzi.

 

di Sara Marchetta

Sara Marchetta si è laureata in Lingua e Cultura cinese presso l'Università Ca'foscari di Venezia nel 1994, e successivamente ha frequentato un corso avanzato di giurisprudenza presso la Facoltà di Legge dell'Università di Pechino (1994-98). Nel 2002 si è inoltre  laureata in Legge presso l'Università di Parma ed è attualmente membro del Bar Association di Piacenza. Dal 1997 al 2008 ha lavorato per Birindelli e Associati come managing partner dello studio di Pechino. Oggi Sara Marchetta è senior associate dello Studio Legale Chiomenti a Pechino. Diritto aziendale è la sua area di competenza. Madrelingua italiana, parla fluentemente inglese e cinese mandarino.

 

La rubrica "La parola all'esperto" ha un aggiornamento settimanale e ospita gli interventi di professionisti ed esperti italiani e cinesi che si alternano proponendo temi di approfondimento nelle varie aree di competenza, dall'economia alla finanza, dal diritto alla politica internazionale, dalla cultura a costume&società. Paolo Borzatta cura per AgiChina24 la rubrica di economia

 

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